ところが、バッグ等について「Ｂ」を商標登録している会社から、商標権侵害にあたるので店名「Ｂ」を使用するなという警告書が、内容証明で届きました。
ｂさんは、相手と連絡をとり、交渉しましたが、金銭的に大きな金額で解決を検討するよう求められました。ブランド名として「Ｂ」を使用していないことから、金額が高すぎると考え、そのように回答したところ、交渉ｙが決裂してしまいました。

そして、ある日、裁判所から訴状が届きました。商標権侵害で訴えられたのです。
裁判の審理では、ブランド名として使用していないこと、中古品を仕入れて販売しているだけであることを主張しました。
相手方は、ブランド名として使用していなくとも、印刷物、広告、値札などで、商品の識別標識として使用しているから、商標権侵害だと主張してきました。

裁判官は、はっきりした結論は言わなかったものの、商標権侵害にあたる可能性があることをほのめかし、和解することを勧めました。
そして、金銭交渉と、今後店名を使用するかどうかの話し合いになりました。
相手方は、店名の使用継続を認めていたものの、その場合には金銭の負担が大きくなってしまう条件だったため、やむなく、店名「Ｂ」を変える決断をしなければなりませんでした。
すべての店舗の看板や、広告、印刷物の変更が必要になります。
和解調書に署名をし、裁判は終了しました。

そこで、商標調査をしたところ、なんと吹くの分類（第２５類）で、「Ａ」と同じ商標が既に登録されていることがわかりました。
そこで、商標登録は不可能なこと、ブランド名として「Ａ」の使用はできないことを説明しました。
さらに、店舗名「Ａ」についても、使用方法によっては、商標権侵害に当たる可能性があることを伝えると、ａさんはとても落胆し、とても店舗名を変更する資金がないことを話しました。
しかし、弁理士としては、そのまま使用してもかまわないと言うことはできませんでした。

権利者が、登録商標を３年以上使用していなければ取消し請求ができることなど、あらゆる可能性を検討しています。しかし問題が解決したわけではありませんでした。

文字商標
店名が「○○○」の場合、「○○○」だけで登録するか、あるいは業種名や地名などを組み合わせたりするなどしてで登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。

図形商標
店名のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、店名の文字などが２行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
　＊＊＊」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○＊＊＊」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「＊＊＊」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。

小売業の店舗名は、通常は商標となりますが、店舗名を商品のブランド名や、サービスのブランド名として使用すれば、当然に商標となります。

しかし、ブランド名としては使用していなくても、単なる店舗名であっても、店舗で取り扱っている商品・サービスについての商標を使用しているとされ、商標権侵害になってしまうおそれがあります。小売業がサービスではなく、商品区分（分類）で商標登録をするものとされてきたからです。
店名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、店舗名名を「商標として」使用することができません。

商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
既に開設してしまった店舗名の変更にあたっては、看板の付け替え、広告やチラシ、袋、レシート、伝票などの印刷物の廃棄と刷り直し、宣伝広告の中止、ウェブサイト名の変更などをしなければなりません。

商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、店舗名、チェーン店名、フランチャイズ名などの店名や、インターネットショップ、ウェブサイトの店名などがあり、これらは通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。

商標として使用する店舗名、サイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。

指定商品は、第１類から第３４類までの３４の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第３５類から第４５類までの１１のサービス（役務）の区分に分類されています。

商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第３５類で登録できるようになる改正がされます。小売業を、各種の商品を取り揃えて陳列し顧客に提案する、サービスとして、サービス（役務区分）での商標登録を認めるようにするものです。
現在、「広告、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、商品の販売に関する契約の仲介」などの登録が認められている第３５類での登録として認められるものです。
小売業を行っている店舗、ネットショップなどにとっては、早急に商標登録を検討しなければなりません。

サービス業の場合には、サービス（役務）の区分での指定が必要です。