ところが、商標「Ａ」を第３５類で登録しているＢ社から、商標権侵害であるという警告書が来ました。
そこで弁理士に相談をしたところ、第３９類での商標登録はしているが、第３５類の商標権侵害となる可能性があると指摘されました。

相手の商標は「Ａ」、ａさんの商標は「Ａ.net」です。
しかし、「net」はインターネット業務で広く使用されている言葉であり、「net」の有る無しの違いはあっても、２つの商標は類似する可能性が高いというのです。

さらに、相手の商標が登録されている第３５類の指定役務を調べると、データベースの情報構築・情報編集や、ウェブサイトでの広告などが含まれており、ａさんが運営しているウェブサイト「Ａ.net」の業務が含まれていました。自分の業務内容を旅行関係と考えていたａさんには盲点でした。

ａさんは、相手方との話し合いで誠実に対応し、２つの商標が混同しないようにロゴマークを変えること、その他いくつかの条件を受諾することで、大きな損害を蒙ることはなく、解決に向かいました。

文字商標
ウェブサイト名が「○○○」の場合、「○○○」だけで登録するか、業種名やＵＲＬなど、他の言葉を組み合わせて登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。

図形商標
ウェブサイト名のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、ウェブサイト名の文字などが２行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
　＊＊＊」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○＊＊＊」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「＊＊＊」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。
ウェブサイトのＵＲＬを入れて登録する場合には、ＵＲＬに類似する商標の調査もする必要があります。

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。

ウェブサイト名は、通常は商品のブランド名や、サービスのブランド名、あるいは商品やサービスの識別標識として使用すれば、当然に商標となります。

ウェブサイト名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。しかも、これらは通常、識別標識すなわち商標として使用されているものです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。

商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、ウェブサイト名、ウェブサイトのショップ名、ウェブサイトで提供するサービス名などは、通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスにすぎませんが、これをウェブサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることになれば、商標としての使用に該当します。

商標として使用するウェブサイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。

指定商品は、第１類から第３４類までの３４の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第３５類から第４５類までの１１のサービス（役務）の区分に分類されています。

インターネット業務はどの分類かという質問を受けることがありますが、ウェブサイトで販売する商品の種類や、ウェブサイトで提供するサービスの種類、ウェブサイトで提供する情報の内容によって、まったく異なります。

商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第３５類で登録できるようになる改正がされますので、注意が必要です。
また、ウェブサイトでの情報提供をする場合には、提供する情報の内容によって、分類が異なります。
サービス業の場合には、サービス（役務）の区分での指定が必要です。

従来にはない業務を行う場合には、既存の指定商品･指定役務の区分のどれに属するかわからない場合があり、明確に業務内容を記載する必要があり、その方法を慎重に決定するべきです。